Imagine o cenário: você vai levando seu negócio a muito custo, e com muito suor ao longo dos últimos anos. Com isso, começou a ver os frutos renderem. A clientela cresceu e se fidelizou, o faturamento subiu o suficiente para você até pensar em expansão, tirando da gaveta aqueles velhos planos de ampliação, abertura de uma filial ou, quem sabe, até arriscar começar um sistema de franquias. Daí você lembra que lá no começo do negócio algum amigo perguntou se você já tinha registrado sua marca, mas você deixou mais pra frente, quando estivesse sobrando alguma graninha.

Você, então, corre para dar início ao processo de registro de sua marca e se depara com uma notícia, no mínimo, desanimadora: alguém iniciou o processo de registro de marca semelhante! O desespero toma conta do seu ser neste momento pensando em jogar fora todo o esforço que você dedicou à construção da sua marca.

Calma. A primeira coisa que você pode fazer é respirar fundo. Nem tudo está perdido e talvez seja possível reverter essa situação. Vamos analisar a seguir as hipóteses.

 

 Caso 01 – Marcas registradas em classes diferentes

Aqui no Brasil o registro de marca funciona por classes. Ao todo, são 34 classes de produtos e 11 de serviços disponíveis (segundo a Classificação de Nice 11, utilizada como referência atualmente) e para registrar sua marca você precisa saber em qual(is) classe(s) seu serviço/produto se encaixa. Se seu produto/serviço se encaixar em mais de uma classe, será necessário passar pelo processo de registro de marca em cada um dos que você achar convenientes, pagando as taxas respectivas individualmente.

Se você tem um restaurante, por exemplo, com a marca “Tanino”, deverá buscar o registro na classe 43, relacionada a “serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias”. Obtendo o registro da marca nominativa “Tanino”, você terá a proteção dentro desta esfera de atividades, garantindo que nenhum outro restaurante possa atuar utilizando esta marca no Brasil. Porém, se outra empresa quiser utilizar a marca nominativa “Tanino” para uma marca de tinta (classe 02) ela estará, a princípio, apta a entrar com o processo junto ao INPI e conseguir a exclusividade de uso da marca naquele segmento de mercado.

Ou seja, a primeira coisa que você deve fazer é verificar se a marca semelhante à sua não está sendo registrada em uma classe diferente da que você pretende fazer. Se for o caso, o problema está resolvido e sua demora em registrar a marca não gerou mais que um susto.

 

Caso 02 – Marcas registradas na mesma classe

Você verificou e o processo está tramitando na mesma classe. Daí, há realmente um problema. Neste caso ainda há chance de você conseguir registrar sua marca em 05 situações principais. Em todas elas o primeiro passo é dar início ao processo de registro de sua marca. Posteriormente verificar como proceder a seguir.

 

 1. Lei n. 9279

A lei n. 9279, no parágrafo 1o do art. 129, traz uma previsão que beneficia o usuário anterior da marca. Se você utilizava a marca há pelo menos seis meses, na data do depósito do pedido de registro feito por terceiro, é possível entrar com uma oposição neste processo. E, provando a utilização anterior de boa fé, conseguir o direito de precedência ao registro. Isso só pode ser feito até 180 dias após a concessão do registro, via IPNI.

2. Entrar com oposição

Entrar com oposição, e provar que a outra empresa ou postulante ao registro da marca não está utilizando a mesma, seja porque não iniciou o uso da marca após cinco anos da concessão da mesma, ou porque o uso da marca foi interrompido há mais de cinco anos. Neste caso, ainda cabe defesa do titular da marca.

3. Buscar o registro

Buscar o registro da marca mista ou figurativa que sejam distintas da marca já registrada, ou em processo de registro. Muitas vezes, o registro foi feito na modalidade de marca mista. E, se a apresentação de sua marca mista for suficientemente diferente, é possível que as duas marcas possam conviver no mercado. Em alguns casos como esse, vale até a pena buscar também o registro da marca nominativa. Com certeza, este é um tipo de processo onde serão necessárias intervenções processuais.

4. Marcas Fracas

Existem algumas marcas que são chamadas de “marcas fracas”. São estas marcas que, apesar de conseguirem o registro, não garantem exclusividade de uso ao titular. Exemplos clássicos são marcas que usem expressões como “Rei de …” (Rei dos Pneus, Rei da Picanha, Rei das Correias) “Mestre de …” (Mestre do Pão, Mestre do Peixe, Mestre do Sabor) ou “Casa de …” (Casa dos Canos, Casas do Compensado, Casa das Pias) determinado produto. Se sua marca é deste tipo, pode entrar com o pedido. Neste caso, há grandes chances de se conseguir o registro. Assim como todas as outras que vierem depois, não havendo exclusividade de uso para nenhuma.

5. Solicitar o registro

No último caso, cabe entrar com o pedido de registro e aguardar. É muito comum que o registro seja concedido, mas o titular (quando faz todo o processo por conta própria) perca o prazo de pagamento de taxa que garante o direito pelo primeiro decênio, ou perca algum prazo para manifestação e isso gere o arquivamento do processo. Também, é comum que a empresa buscando o registro cesse suas atividades antes mesmo de conseguir efetivá-lo. Uma faceta da realidade desafiadora do empreendedorismo no Brasil.

 

Conclusão

Em quaisquer destas opções, é interessante buscar apoio de um profissional especializado em registro de marca. Ele vai poder aconselhar qual o melhor caminho a tomar, e quais as probabilidades de sucesso. De qualquer forma, encontrar-se nesta situação é desagradável. Fica sempre a dúvida e o receio de seguir investindo em uma marca que pode estar fadada ao fim num curto espaço de tempo.

Se você quer ter um pouco mais de tranquilidade com relação a esse assunto, tente se adiantar. Realize o registro de marca antes mesmo do início das atividades.

Foto de Pabel Sarkar, com alterações. Licença Creative Commons.