Os direitos e garantias obtidos pelo titular de uma marca registrada conferem a ele uma exclusividade de uso muito útil. Essa exclusividade, somada às possibilidades de geração de fontes de renda extra, se bem exploradas podem trazer resultados expressivos a qualquer empreendimento. É de se imaginar que interessa a todos os titulares manterem para sempre essas vantagens para seu negócio e nisso surge a pergunta:
“O registro de uma marca pode ser extinto?” “O perigo da extinção do registro de marca é real?”
Neste texto vamos tratar desta questão, uma dúvida muito comum. Existem situações nas quais a extinção do registro de marca pode acontecer. Quais são elas?
1. Expiração do Prazo de Vigência
O art. 142 da Lei de Propriedade Industrial (n. 9279/96), traz as quatro principais causas de extinção do registro de marca. O primeiro deles é a expiração do prazo de vigência.
Ao ter o pedido de registro de marca deferido pelo INPI, o titular deve pagar uma retribuição para a emissão do certificado que terá validade de 10 anos (ou um decênio), conforme disposto no art. 133 da lei 9279/96. Esse é o período básico de validade de uma marca.
“Ah”, você se pergunta, “mas então só vou poder utilizar minha marca por dez anos? O que acontece depois desse prazo?”
Ao fim de cada período de validade, a cada decênio, você deve pagar uma nova retribuição ao INPI como prova de que (1) segue utilizando a marca e (2) tem interesse de continuar atuando com ela com exclusividade. Assim, a autarquia vai te conferir mais 10 anos de registro da marca, bastando o pagamento ser feito no prazo hábil. Não há limite de vezes ou anos para essa “renovação”, pode ser feita, a princípio, ad eternum.
“E se eu não pagar pelo novo decênio?” – bem, aí você se encaixa no inciso I do art, 142, citado acima, e o registro de sua marca será extinto. Se você quiser continuar usando a marca terá que protocolar novo pedido de registro de marca, passar por todo o processo e aguardar pelo deferimento do pedido. Só então vai poder dizer com convicção que a marca é sua novamente.
Se o registro de uma marca for extinto, ela se encontra disponível para que qualquer um tente obter seu registro (desde que vá utilizá-la comercialmente, obviamente).
2. Pela Renúncia
O inciso II do art. 142 traz a segunda situação de extinção do registro, que seria a renúncia realizada pelo próprio titular. Essa renúncia pode ser total – abrir mão de todos os direitos do registro, deixando a marca disponível para registro por terceiros; ou parcial, importando renúncia somente em relação a determinados produtos ou serviços assinalados pela marca.
Digamos que uma empresa tenha o registro da marca na classe 35 (NCL11) para comercialização de produtos alimentícios e artigos de decoração. Depois de 4 anos de atividades, eles percebem que o setor de alimentos da empresa vêm acumulando semestres de prejuízo e decidem não mais trabalhar com estes produtos. Percebendo isso, a empresa renuncia, junto ao INPI, aos serviços de comércio de produtos alimentícios, mantendo somente o registro para comércio de artigos de decoração.
Este é um exemplo de renúncia parcial. Teria sido total se eles tivessem renunciado a todo o registro da perante a classe 35, por exemplo.
3. Pela Caducidade
Uma das obrigações que o titular da marca registrada possui é o de utilizar comercialmente e de fato a marca, de acordo com os produtos ou serviços que apontou em seu processo de registro. Essa obrigação mostra uma preocupação do legislador em evitar que se buscasse o registro de marcas com finalidade simplesmente especulativas, garantindo o direito a de quem fato fosse usar para gerar riquezas, empregos e tributos com ela.
Assim, se uma marca não estiver sendo utilizada há mais de cinco anos no Brasil, qualquer pessoa legitimamente interessada poderá entrar com o pedido de caducidade. Cabe ressaltar que não somente o não uso, mas mesmo a utilização feita com alteração de seu caráter original (art. 143, II) ou com relação a produtos ou serviços que não os dispostos no certificado de registro (art. 144). Neste último caso, poderá ocorrer a caducidade parcial.
O titular da marca que se busca caducar tem a chance de se defender. Assim, pode evitar a caducidade caso consiga provar a devida utilização da marca nos últimos 5 anos ou em caso de desuso da marca por razões legítimas (art. 143, parágrafo 1). Neste último caso, um exemplo seria um arquiteto que deixou de utilizar sua marca porque esteve em tratamento de doença grave nos últimos anos.
4. Ausência de Procurador para Titular Estrangeiro
O inciso IV do art. 142 faz referência à observância do art. 217, que diz traz a seguinte exigência “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações“. Caso o titular de marca domiciliado no exterior não atenda este requisito seu registro será extinto.
5. Por Decisão Judicial
Esta hipótese não está presente no art. 142, mas também é uma das maneiras de se extinguir um registro de marca. Uma decisão judicial pode considerar nulo determinado registro, obrigando o INPI a alterar seu status para tal em seus sistemas, extinguindo imediatamente todos os direitos que o titular teria sobre tal marca.
Conclusão
Apresentamos as 5 situações onde pode ocorrer a extinção do registro de marca. Se você quiser manter o seu, o principal conselho é:
Esses cuidados vão garantir a perpetuidade do registro de sua marca e a manutenção de seus direitos de titularidade.
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